Dirk Visser
Op 23 maart jl. verbood de president van de Utrechtse rechtbank de Holland Media Groep HMG om de zender Veronica om te dopen in 'Me'. Hij deed dit omdat hij van oordeel was dat het merk Me voor een zender inbreuk zou maken op het merk 'We' van de gelijknamige kledingketen.

Sinds dit vonnis is in allerlei media gesuggereerd dat advocaten en merkgemachtigden die HMG hebben geadviseerd of vooraf hadden aangegeven dat zij vonden dat We weinig kans maakte, dus kennelijk geen verstand van zaken hebben. Op sommige plaatsen werd zelfs gesuggereerd dat deze adviseurs ontslagen of aansprakelijk gehouden zouden moeten worden.

Deze reactie geeft blijk van grenzeloos respect bij de media voor de rechtbankpresident en de juistheid van zijn beslissing. Dit respect, dat als maatschappelijk fenomeen misschien te prijzen is, is in dit geval even wel ten onrechte. De beslissing van de president, de voorlopig oordelende laagste rechter in merkenzaken, is namelijk gewoon onjuist.

Ten eerste kan men zich ten zeerste afvragen of Me wel te veel op We lijkt. Maar zelfs als men daarvan uit zou gaan klopt de beslissing niet. Het merkenrecht beschermt merken als hoofdregel alleen tegen gebruik door een ander voor soortgelijke waren. Daartoe is een merkinschrijving beperkt tot bepaalde soorten producten of diensten. De president was in dit geval (terecht) van mening dat kleding en een zender niet soortgelijk zijn. Het merkenrecht beschermt alleen tegen gebruik voor niet-soortgelijke waren als er sprake is van een bekend merk en zich belangrijke bijkomende schadelijke omstandigheden voordoen. De president geeft aan dat die bijkomende omstandigheden, zoals voordeel trekken uit of afbreuk doen aan de reputatie van het merk van een ander, zich hier niet voordoen, op één omstandigheid na: verlies aan exclusiviteit. Dat is in feite de enige grond waarop de president het verbod toewijst. En dat is onjuist.

Het Gerechtshof in Amsterdam, waar beslissingen uit Utrecht in hoger beroep terechtkomen, heeft dat eens heel duidelijk gezegd in een beslissing over het automerk 'Jeep' tegen een kledingmerk 'Jeep': "Het hof stelt voorop dat het verlies aan 'uniqueness' en associatief vermogen van een merk, dat nu eenmaal inherent is aan de enkele omstandigheid van het gebruik van datzelfde merk - Jeep - voor ongelijksoortige waren, op zichzelf en zonder meer niet voldoende is om [merkinbreuk] aan te nemen. Een andere opvatting zou de wetsbepaling zinloos maken en geen recht doen wedervaren aan [de hoofdregel dat het merkenrecht beperkt is tot soortgelijke waren]." Met andere woorden: de wetgever heeft niet voor niets onderscheid gemaakt tussen de verbodsbevoegdheid van de merkhouder bij gebruik voor dezelfde en bij gebruik voor ongelijksoortige waren. Als bij ieder gebruik voor ongelijksoortige waren het (onvermijdelijke) verlies van exclusiviteit of uniciteit als voldoende grondslag voor merkinbreuk wordt aangenomen, dan zou de merkhouder immers altijd ieder gebruik van zijn merk, voor welke waren dan ook, kunnen verbieden. Feit is nu juist dat bijvoorbeeld Ajax als merk voor een voetbalclub, een brandblusser en een schoonmaakmiddel naast elkaar kunnen bestaan, al leidt die situatie over en weer natuurlijk tot minder exclusiviteit.

De president van de rechtbank had het dus niet bij het rechte eind. Meestal kan zoiets in hoger beroep worden rechtgezet, maar in dit geval ontbrak daarvoor kennelijk de tijd. Het feit dat HMG heeft besloten zich bij de uitspraak neer te leggen, brengt uiteraard niet met zich mee dat de beslissing van de president juist is, of dat de betrokken merkenadviseurs geen verstand van merkenrecht hebben.

D.J.G. Visser is universitair docent aan de Universiteit Leiden en advocaat in Amsterdam (en niet bij deze zaak betrokken).